El alcance del inciso 'b)' del artículo 8 de la Ley de Marcas nicaragüense: De los ángulos del principio de especialidad a los supuestos de confusión-asociación y marcas inadmisibles

• Autor: Julia Marcia Peña Pérez
• Páginas: 99-140

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_____Revista de Derecho____

EL ALCANCE DEL INCISO “B)” DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE

MARCAS NICARAGÜENSE: DE LOS ÁNGULOS DEL PRINCIPIO DE

ESPECIALIDAD A LOS SUPUESTOS DE CONFUSIÓN-ASOCIACIÓN Y

MARCAS INADMISIBLES

175

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Julia Marcia Peña Pérez

Labora en la Corporación Agrícola de Nicaragua

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Resumen

En el artículo se puede encontrar un análisis sobre el alcance del derecho titular de

una marca; siendo necesario para el estudio del tema la utilización del principio de

especialidad, los supuestos de riesgo de confusión, asociación y marcas renombradas

o notorias. Para abordar el estudio se recurre, además, a la legislación nacional como

es la Ley de Marcas y su Reglamento que es precisamente donde se genera la polémica

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entender el principio de especialidad, lo cual ha ocasionado confusión en nuestro foro.

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que éstos se vean limitados o afectados ante la pretensión de que un tercero quiera

inscribir posteriormente en el Registro signos idénticos o similares dentro de la misma

clase o no para un producto, servicio o mercancía diferente a la ya inscrito. Contario

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derecho marcario en el sentido de que si la marca que se quiere inscribir es idéntica o

similar a la ya inscrita procede si es con un producto diferente aunque sea dentro de la

misma clase, de ahí se analiza entonces la jerarquía las normas, la protección del titular

de la marca y la aplicación de la posición cimentada de la doctrina.

Palabras clave: principio de especialidad/ marca/ confusión/ asociación/ signos

I. Introducción

Corría el año dos mil cinco cuando en el Registro de la Propiedad

Intelectual (RPI) de Managua se presentó oposición a la inscripción

de una marca por entender el titular, que previamente había inscrito

productos para una clase en particular, que la inscripción pretendida por

175 El presente artículo es el resultado del trabajo de investigación realizado para obtener el título de

Máster en Derecho de Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica; el cual además de ser

evaluado por un Tribunal integrado por tres académicos; posteriormente, fue arbitrado por una

Comisión a efectos de seleccionar a los participantes del I Encuentro de Investigación de Postgrado

de la Universidad Centroamericana, 2009.

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un tercero laceraba su derecho adquirido en la medida que generaría un

alto riesgo de asociación o confusión sobre sus productos en el mercado,

entretanto el tercero sostiene que se propone inscribir una marca para

un producto que no tiene titular, y en consecuencia no está legitimado

para oponerse quien no tiene la titularidad del producto, pues su derecho

solo alcanza para las marcas sobre los productos que ya tiene inscritos y

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aún pende, tras la interposición de recursos. Las posiciones decisorias

han pendulado, las partes han basado su estrategia defensiva sobre

idéntico elemento toral: El consabido principio de especialidad de alto

relieve en materia marcaria, aunque, por supuesto, vislumbrado desde

ángulos diversos.

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colación como pivote e incentivo de este modesto empeño académico.

Desentrañar desde la ciencia del Derecho, y en particular desde la

disciplina del Derecho Marcario, el alcance del inciso b) del artículo 8 de

, piedra angular de todo el debate legal, es el cometido

central de este trabajo.

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jurídico, constatar que las partes, en el proceso de referencia, han

esgrimido el mismo principio de especialidad para sostener posiciones

jurídicas diametralmente opuestas. Luego de releer y aprehender el

precepto en cuestión se colige, de forma muy elemental, que optar por

una posición fundamentada en dogmática jurídica no es tarea fácil, o

por lo menos no es cuestión ligera. Cualquier posición que se adopte

supondrá introducirse, para desentrañar, alambicadas instituciones de

Derecho Marcario que constituirán los ingredientes o partes a estudiar

en armonía y concatenados, para obtener un resultado; tal cual será, el

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precepto en cuestión. Lo cual traspolado a la teoría de interpretación de

las leyes no será más que un ensayo de interpretación literal y doctrinal

de la norma.

176 Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto No. 83-2001, publicado en

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II. La polémica del inciso b) del artículo 8: Presentación y ejes del

debate

Como ha quedado dicho en la parte introductoria de este trabajo, ha

sido constatada en la práctica jurídica nicaragüense interpretaciones

encontradas en la aplicación del artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas

        . El primero regula las

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propiedad de una marca. La contradicción constatada se estructura

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límites o circunscribe el derecho marcario para los productos, servicios,

o mercancías que tiene el titular inscrito en una misma clase, generando

interpretaciones de que al tenor de este precepto podrán inscribirse

signos idénticos o similares a los de un titular anterior dentro de la propia

clase siempre y cuando ese titular no tenga inscrito esos productos aún

dentro de su misma clase, y si esto es posible, pues también entonces

con mayor razón, y conforme esta tesis interpretativa – y que desde ya

anotamos que no compartimos - se podrán inscribir signos idénticos o

similares en otra clase cuando el titular del signo no los haya inscrito

en aquella otra clase. Ante este precepto del Reglamento, se erigen los

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clase alguna, permitiendo que el titular de la marca oponga frente a

terceros cualquier inscripción siempre que le cause riesgo de confusión

o asociación.

Lo cierto es que el titular de la marca inscrita y que se opone a que un

tercero inscriba como suya la marca de aquel, aunque para producto

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177 La Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos fue reformada por la Ley de Reformas y

Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Sigilos Distintivos, Ley 580, publicada en La

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178 El arto. 26 fue de los preceptos reformados por la Ley No. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380,

cuyos datos han sido citados, concretamente fue reformado por el arto. 4 de la citada Ley No. 580.